我国驰名商标保护制度理论浅析

（贾俊颖）

贾俊颖  法律硕士

专业从事知识产权及相关法律服务行业十余年，擅长为客户提供知识产权和反不正当竞争领域的综合性服务，包括：帮助企业建设知识产权体系；商标权和版权的保护、维权、疑难案件处理；驰（著）名商标、集体商标、证明商标等特殊和疑难商标业务的处理；涉外商标注册和维权事务等。近几年来更专注于服务各级政府单位及专业知识产权培训，为国内尤其是山东省内各地市工商局及知名企业专业培训数百场，参训受训人次万余人。
服务单位：山钢集团、潍柴控股集团、山东盐业集团、黄金集团、鲁证期货、楷模家居等。

驰名商标作为法律概念在中国最早出现于1984年8月《关于我国加入〈保护工业产权巴黎公约〉的请示报告》所附的中文版《保护工业产权巴黎公约》中，但是真正广为人知、为大家所关注也就是近十多年的事情。长期以来驰名商标发挥着广告宣传和私权保障双重功能，使得广大企业趋之若鹜。2014年新商标法禁止“生产、经营者将驰名商标字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，有效遏制了驰名商标异化现象，但是很多企业仍旧未能理清驰名商标的“法律概念”本质，将驰名商标视作政府授予的荣誉，并将“认定驰名商标”定为企业的品牌战略目标。这其中固然有企业误读的成分，但是驰名商标在实践过程中难以达到理想的保护效果也是我们必须正视的问题。如果企业认定驰名商标的期待利益降低或者落空，则很容易产生“驰名商标无用论”等消极观点，将驰名商标保护制度演变为驰名商标认定制度，为了认定而认定，那么驰名商标保护制度将丧失其法律意义，驰名商标认定怪圈也终难走出。

本文从驰名商标保护制度的理论基础出发，帮助企业揭开驰名商标制度的神秘面纱，期待为驰名商标保护制度的实施提供更多想法和建议。

一、理论基础——淡化理论与混淆理论的平衡

混淆理论是商标法律保护制度的传统理论基础，混淆包括直接混淆和间接混淆。直接混淆是指对商品来源产生错误认识，即将商品的生产者A误认为是B，这是最基本、常见的混淆行为，通常发生在商品相同或类似，商标相同或近似的情况下。还有一种混淆是指消费者对商品提供者本身没有错误认识，但是由于该商品所使用的商标具有较高知名度，导致消费者误认为该商品提供者与较高知名度的真实商标权人之间存在某种关联关系，如：联营、许可、合作、投资等关系，这种混淆越来越多地发生在不相同和不类似的商品上，实质是商品提供者借助高知名度商标所承载的企业商誉获取不当利益，同样构成了对高知名度商标权益的损害，这种混淆即为“间接混淆”。如在第10425402号“史密斯A.O.SMITH”商标不予注册复审案件中，商标评审委员会认为“被异议商标所指定使用的计算机、打印机、录像机等商品与艾欧史密斯（中国）热水器有限公司（原异议人）的热水器等商品虽然不类似，但二者具有较强关联性，被异议商标的注册申请易误导公众，使相关公众将被异议商标与原异议人驰名商标相联系，从而可能对原异议人驰名商标的商誉等合法权益造成损害。”[①]

随着成熟市场的出现和商品的极大丰富，驰名商标上附着的重要商业价值被发掘出来，驰名商标不仅具有基本的产源区分功能，而且承载了企业多年积累的商誉，在商标与特定的商品或服务之间建立起唯一指向性联系，如若这种联系被割裂，将使得驰名商标显著性被削弱，造成驰名商标的弱化、丑化甚至退化，损害驰名商标权利人的权益，这种损害通常发生在非竞争性商品[②]中。由于传统的混淆理论规制的范围仍以竞争性商品为主，无法为驰名商标扩张性权利主张提供强有力的依据，故“淡化理论”作为混淆理论的补充应运而生。淡化理论将驰名商标的保护范围扩张到不相同或不类似的商品上，规制的对象是弱化、丑化和退化等损害或者不当利用驰名商标商誉的情形。在淡化理论的支撑下，“不管是不是在相同或类似商品上使用，即使不可能导致消费者产生混淆，只要可能对驰名商标的识别功能或广告宣传功能造成损害，该使用行为就应为法律所禁止”[③]。

二、我国的立法现状

自19世纪以来，驰名商标反淡化保护制度在美国、日本、德国等知识产权发达国家发展迅速。加入巴黎公约和TRIPS协议后，对驰名商标的保护成为我国必须履行的条约义务，我国驰名商标保护制度经历了主动保护向被动保护的转变之后，究竟采用淡化理论还是混淆理论更有利于利益平衡、实现法律目的，在加强知识产权保护的今天显得更有意义。

目前我国驰名商标制度的关注焦点在于已注册驰名商标上，故以下仅探讨已注册驰名商标的保护问题。我国现行立法中相关规定有：

2014年《商标法》第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

最高人民法院2009年出台的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款（即2014年新商标法第十三条第三款）规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

工商总局2016年12月发布的《商标审查及审理标准》中也将上述司法解释中所规定的“减弱、贬损和不正当利用”三种情形判定为“误导公众，损害驰名商标注册人利益”的情形[④]。

商标法并未明确提出反淡化的概念，但是上述司法解释和规范性文件从一定程度上引入了淡化理论：减弱驰名商标的显著性即“弱化甚至退化”；贬损驰名商标的市场声誉即“丑化”。为了防止因驰名商标权利的无度扩张和不当滥用给他人权益造成损害，形成不正当竞争，我国对于驰名商标的反淡化保护持慎重态度，有学者认为我国驰名商标反淡化保护是建立在间接混淆理论基础上的，即驰名商标的保护系有限的权利扩张，在非竞争性商品上的保护需以可能误导公众，造成间接混淆为必要条件，这也是目前商标法律实践的主流标准。通常认为驰名商标在非竞争性商品的保护界限应限于相关商品，因为在距离越远的商品上使用驰名商标，其利用驰名商标商誉获得不当竞争优势的机会越低，对驰名商标权益的侵害程度越低。出于公平考量和利益平衡，将驰名商标的保护界定在相关商品上是合理的选择。

三、实践中存在的问题和建议

实践中我们发现由于立法未明确淡化理论的适用条件、标准、界限和因淡化所受损失计算标准等，导致行政机关和司法机关在运用淡化理论或者混淆理论处理案件时产生了不同结论。

在第12092615号“梦金园”商标无效宣告案中，商标评审委员会认为“争议商标核定使用的第24类床单、毛毯等商品与申请人山东省梦金园珠宝首饰有限公司具有知名度的第14类金饰品、银饰品、珠宝首饰商品差异较大，所属行业特征区分明显。故争议商标的注册与使用一般不易误导相关公众，致使申请人利益可能受到损害。”[⑤]而在之后的北京知识产权法院一审判决中，法院则认为“诉争商标指定使用的床单、被子、被罩等商品与原告驰名商标使用的珠宝首饰等商品在消费群体、特定用途等方面存在交叉，两者间存在一定的关联性，相关公众看到诉争商标，容易联想到原告的驰名商标，鉴于此种联想，相关公众可能会误认为诉争商标与原告驰名商标存在某种特定联系，从而对商品的来源产生误认......易会割裂原告梦金园商标与原告提供的珠宝首饰商品间的固有联系，从而导致减弱梦金园驰名商标显著性的损害结果”[⑥]，因此撤销了商标评审委员会原审裁定。二审中北京市高级人民法院认可原审判决基础上进一步阐述“对于驰名商标的跨类保护，既包括基于相关公众的混淆而对驰名商标进行跨类保护，也包括基于相关公众虽不混淆，但会产生联想而减弱驰名商标显著性，从而对驰名商标进行跨类保护”[⑦]的观点。对比商标评审委员会和法院的认定标准，不难发现商标评审委员会在处理本案时采用混淆原则，而且采用了较高标准的混淆原则，造成的结果是驰名商标的保护范围实际缩小了，有悖于驰名商标保护制度设立的目的。而法院则将淡化理论引入到司法判决中，将可能产生间接混淆，减弱驰名商标显著性作为对“梦金园”驰名商标扩大保护的理由，有效遏制了他人不当攀附驰名商标商誉的行为，显然更符合公平原则。

我们看到，由于缺乏认定构成淡化的可执行标准，商标评审委员会在处理驰名商标案件中显然慎用了其自由裁量权，在当前突破分类表认定类似商品的案件越来越多的情况下，让企业预判某个商品究竟属于类似商品还是相关商品是件很困难的事情。如果说无论是认定类似商品还是相关商品，都可以达到禁止侵权目的的话，那么界定商品相关或者不相关则直接关系着驰名商标所有人的权利范围，体现了行政机关对于驰名商标的保护力度。在打击商标侵权、鼓励和支持商标权人重视商标权、善用商标权的政策指引下，笔者认为对于相关商品的范围不宜限定太窄，否则驰名商标保护制度与注册保护制度无异，也就失去了意义。此外笔者想要补充一点，在驰名商标案件中，如果商标构成了复制、模仿、翻译，那么被侵权商标是否构成驰名这一事实认定就成为给予其扩大保护的前提条件。目前大多数企业抱着“为了认定驰名而认定驰名”的心态，偏离了驰名商标制度的立法本意。究其原因，一方面是因为驰名商标的保护范围并不如企业期待中那样高，甚至在部分地方工商局执法过程中，驰名商标的保护范围与普通商标无异，企业的扩大保护要求很难得到支持，使得驰名商标保护制度的效果达不到预期；另一方面是因为驰名商标认定标准高，认定为驰名商标从某一方面体现了企业的综合实力，也是颇有说服力的“官方认定”，导致企业将关注点放在获得官方认可上而不是最终的禁止侵权和不正当竞争目的上，使得虚假材料、虚假案件等种种荒唐之事层出不穷。为了解决这些问题，真正令驰名商标制度回归本位，笔者认为在明确淡化理论的适用标准基础上，对于驰名商标的认定标准也不宜定的过高，而是要综合考虑驰名商标所处行业特征、市场反应、相关公众的认知程度等等，在个案中作出判定。

实践中，除了行政确权案件以外，各地工商局在执法过程中也时常遇到驰名商标侵权投诉案件，由于驰名商标案件处理程序与普通侵权案件处理程序相同，地方工商局对法律的理解层次不齐，多数工商局采用普通商标的混淆原则作为判案标准，对于间接混淆行为或者淡化行为要么推给法院、要么拖延办理，着实给驰名商标所有人维权增加不少难度。笔者建议在明确工商执法中对于驰名商标的保护标准和尺度的同时，工商总局可以参考最高人民法院发布指导性案例的做法，汇总发布驰名商标认定案例和处罚标准，为地方工商局执法提供参考依据，也为企业维权提供先例。

综上，驰名商标制度因其界限的模糊性导致实践中出现标准不一的情况，此时更需要在统一的理论指导下细化判定标准，统一行政机关和法院的裁判依据，这样一方面有利于实现驰名商标制度可预测性，另一方面有利于降低企业的维权成本、实现驰名商标制度的社会实效，从而维护驰名商标制度的权威性。

[②]非竞争性商品是指该商品被提供出来以后，增加一个消费者不会减少任何一个人对该产品的消费数量和质量，其他人消费该产品的额外成本为零，换句话说，增加消费者的边际成本为零。

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