作者：贾俊颖

贾俊颖  法律硕士
集团公司董事、集团总监
律师、资深知识产权专家、商标代理人
山东省知名知识产权专业讲师
山东大学、山东师范大学特聘高级讲师
座机：0531-87081974

专业从事知识产权及相关法律服务行业十余年，擅长为客户提供知识产权和反不正当竞争领域的综合性服务，包括：帮助企业建设知识产权体系；商标权和版权的保护、维权、疑难案件处理；驰（著）名商标、集体商标、证明商标等特殊和疑难商标业务的处理；涉外商标注册和维权事务等。近几年来更专注于服务各级政府单位及专业知识产权培训，为国内尤其是山东省内各地市工商局及知名企业专业培训数百场，参训受训人次万余人。

服务单位：山钢集团、潍柴控股集团、山东盐业集团、黄金集团、鲁证期货、楷模家居等。

【摘  要】当今国际市场的竞争本质是法律规则的竞争、是知识产权的竞争、是品牌的竞争。然而多数国内企业对竞争规则并不了解，缺乏运用商标等知识产权手段抢占海外市场、阻击竞争对手的战略思维和能力，导致企业在竞争中很难取得竞争优势、没有话语权。笔者认为，唯有建立具有前瞻性的国际化品牌发展战略，熟练掌握并运用国际市场的竞争规则，企业才能在国际竞争中站稳脚跟，占据一席之地。本文主要从国内企业在开拓海外市场过程中常见的商标法律问题入手，提出企业保护和运用国际商标，保护竞争优势、争取品牌利益的几个策略性观点。

【关键词】商标；国际注册；法律规则

    山东是我国的出口大省，农产品和水产品出口额连续十多年领跑全国，轮胎、化工、机械等产业创汇额相当可观。近年来随着企业国际化步伐的加快和政府推动商标战略力度的加大，省内企业的海外商标保护意识不断提高。以马德里商标国际注册申请量为例，截至2015年底，山东省共有马德里国际注册商标1666件，居全国第四。仅2015年当年山东省马德里商标国际申请量达982件，占全国总量的22.2%，连续两年居全国第一。

在国际市场持续低迷的经济形势下，我省商标国际注册申请量不降反升，这一点充分说明国际市场对企业的至关重要，同时也表明更多企业正在向建立和打造自有品牌的发展模式转型了。在企业打造国际化品牌的道路上，了解企业自身商标保护的阶段，预警可能发生的法律风险并尽早应对，对于企业具有重要的指导意义。

一、我省企业国外商标保护的特点

通过对我省企业申请国外商标注册的具体数据深度分析后，笔者发现我省出口企业在海外商标保护方面具有以下特点：

首先，企业的商标保护意识良莠不齐，整体来讲比较薄弱。具体表现在：一、我省拥有国外商标注册的企业比重偏低，不足全省出口企业的20%；二、少数知名企业如海尔集团、海信集团、张裕集团、山东中烟公司拥有多件国外商标，大多数出口企业却连一件国外商标都没有；三、个别超大型企业如全球最大的纺纱企业“魏桥纺织”出口额上亿元，认为企业自身的实力已经不需要品牌去提升了，即使是有仿冒的企业，由于实力悬殊也不会构成威胁，所以对国外商标注册也不重视。上述三种情况在实践中非常普遍，这说明我省企业对国外商标保护的认识非常初级和片面，我省的国外商标保护工作任重道远、但潜力巨大。

其次，企业注册商标的行业比较集中，以轮胎、机械、家电行业为主，出口量巨大的农产品、水产品和纺织品行业的国际商标注册量所占比重偏小，与全国领跑省的行业地位极其不符。这说明我省传统行业的商标意识不够，很多企业仍旧沿用产品出口的思路在做企业，缺乏品牌出口的决心和魄力。

再次，不同地区的商标海外保护状况不平衡。以2015年全省国际商标注册申请量为例，全省申请量共计982件，其中青岛申请量新增811件，东营新增78件，分别占山东省年申请量的82.6%和7.9%；此外，沿海地区的国际商标注册量明显高于内陆地市。造成这种不平衡状况的原因有多方面：首先，是与地区对外贸易的发达程度有直接关系。对外贸易越发达的地区，企业的国际化视野越开阔、对海外知识产权保护的需求越强烈；第二，是与企业的经济发展模式有巨大关系。部分地区虽然出口额高，但多是产品出口而不是品牌出口，这类企业对海外商标保护的需求不高也不迫切，出于对成本的考量，也就放弃国外品牌保护了；第三，与当地政府对企业的政策引导具有直接关系。政府有条件的扶持政策直接影响企业的关注点，青岛、东营诱人的扶持政策不得不说是近两年马德里商标国际注册申请量井喷的助推器。当然，扶持政策不宜滥用，对于有海外开发潜力的企业采用政策引导能够帮助其提前海外布局，但是对于尚不具备海外市场开发基础的企业来说，启发民智要比政策刺激更为务实。

二、出口企业面临的商标法律风险

“打败你的不是企业，而是规则”，当今的国际市场竞争不再是企业和企业之间的当面对抗了，欧盟的知识产权壁垒、美国的337调查等已成为西方国家排挤中国企业最直接、有效的利刃。无论哪个行业、何种规模的企业，唯有懂得国际贸易的规则，遵守相关国家的法律规定和国际规则，能够灵活运用规则，才能占据有利时机、在竞争中求得发展。否则，企业将陷入各种商标法律风险，无法自拔。

一般来说，企业的商标风险包括两个层面：一是自身商标权利被侵害的风险；而是忽视对他人权利的尊重，侵犯他人商标权利的风险。具体表现为：

(一）自身商标权利被侵害的风险

1.长期使用的商标被他人在国外抢注，导致企业无奈放弃该国市场，重新换标进入。

省内知名企业商标被抢注的案例已经屡见不鲜了，如“青岛啤酒”在美国被抢注、“HISENSE”商标在德国被西门子公司抢注、“泰山香烟”在澳门被抢注、东营多家轮胎企业商标在墨西哥被抢注等等。拒不完全统计，我国每年被抢注的商标案件多达数百起，目前多数国家采取保护注册商标的原则，被抢注企业如果未能及时发现抢注事实，无法提供其商标在抢注国的使用证据和知名度证据，未能撤销抢注人商标的话，则企业只能换标进入该国市场，否则就构成侵权，不仅面临高额赔偿的风险，而且可能涉嫌制假贩假，构成刑事犯罪。而对企业来讲，换标不仅仅意味着经济损失，更意味着企业无法享有其长期积累的品牌商誉所带来的市场利益，错失进入该国市场的最佳时机。事实上，部分抢注商标的企业不仅仅是为了商业盈利的目的，而是阻止竞争对手进入同一市场，用合法手段掩饰不正当竞争目的的竞争手段了。

2.企业独创的商品名称或者开发的新技术名称被注册，无法继续专有或者使用。

不久前，某轮胎企业收到国外律师函，称其出口的轮胎包装上注明的产品型号系某公司的注册商标，已构成侵权，要求该轮胎企业立即停止在包装上使用该产品型号，并提出索赔。经查，该产品系该轮胎企业独家研发的新产品，型号的命名代表了其独特花纹和性能，为该公司独创。由于该轮胎企业忽视了对其特有产品型号的保护，导致企业陷入诉讼争取权利还是召回侵权产品、向代理商承担违约责任的两难境地。

其实，企业独创的商品名称和新开发的技术名称也属于企业的智力成果，代表了企业独特的产品优势，好的产品名称甚至能够吸引消费者主动购买，降低企业的宣传成本，是企业重要的无形资产之一。然而多数时候，企业能够意识到将商标在国外进行注册，却忽视将商品名称或者技术名称进行商标注册，一旦被他人抢注，则企业无法在商品上继续使用该名称，该抢注人则可轻易获取企业的优势资源，谋取竞争利益。

3.怠于与国外代理商就商标归属问题进行明确约定，导致企业商标被代理商抢注，并成为代理商卡住企业咽喉的利器，索要不当利益。

商标抢注多发生于代理商身上，目前我国企业仍旧依赖代理商销售产品，没有独立的营销渠道使得国内企业在国际贸易中始终处于弱势地位。此时，如果品牌不在自己手中，那么国内企业等同于沦落为OEM代工工厂的地位，即使代理商的条件如何苛刻，企业也无法轻易更换代理商，而只能继续合作。因此，为了占据主动权，对商标权归属进行明确约定十分必要。

4.展会前未对商标进行保护，贻误时机，导致商标被他人抢注。

参加国际性展会是企业迅速打开国际市场的重要路径，很多企业却往往忽视参展前去参展国家和主要目标出口国进行商标保护。目前，多国均出台了《展会知识产权保护规定》，尤其重视对展会上的商标、专利等知识产权保护。同时展会的开放性也使得更多同行和对企业感兴趣的人能够直接接触到企业的商标等知识产权，如果企业未事先进行商标注册保护，则商标被抢注的风险将大大增加。

5.对注册国商标法律不熟悉，疏于对注册商标的维护，导致商标权被撤销。

为了避免商标资源被浪费，各国法律均对注册商标不使用将被撤销做出了规定，美国等个别国家还要求企业在商标注册后提交使用证据，凡是未提交使用证据或者证据不符合要求的，商标将被撤销。目前，撤销商标已经成为很多企业争取商标的尝试途径了。尤其是中国企业大多对国外商标的维护关注较少，遇到公司名义或者地址变化，由于疏忽或者经济成本等原因，未能及时办理变更或者转让手续，导致企业无法收到提交使用证据的通知或者提交的证据因不符合要求而不被接受，最终失去该商标权。

（二）忽视对他人权利的尊重，侵犯他人商标权利的风险

很多企业存在认识误区，认为不进行国外注册只是对自己权利的选择放弃，与他人无关。事实上，国外商标查询和注册不仅仅是对自己权利的保护，也是对他人权利的尊重。出口企业至少应对出口国的商标注册情况进行查询，确认其商标未涉嫌侵权方能印制商标，商讨出口计划，否则将给企业带来莫大损失。一般而言，企业常见的侵权风险包括：

1.商标经过查询有近似或者完全相同的在先权利存在，企业仍抱有侥幸心理，不愿意更换商标使用。多数企业在命名前未进行商标查询工作，在出口过程中发现冲突商标存在时已经骑虎难下，换标成本巨大、不换标有侵权风险。多数企业此时选择的是忽视侵权风险，继续销售侵权产品。在美国、英国、欧盟等西方国家，侵权赔偿多是惩罚性，企业的侵权成本巨大；且凡是被认定侵权事实的企业，在这些国家的信用度将大大降低，直接影响其市场收益。届时企业不仅要面对高额的赔偿、更高的换标成本，甚至有可能因信用度降低而失去市场和客户。因此，遇到这种情况，企业务必慎重处理，不能因一时小利，损害长远利益。

2.展会主办国非出口目标国，未在展会主办国进行商标注册和查询，侵犯他人的商标权。

 目前各国都承认展会知识产权的保护。无论企业的产品是否销往展会主办国，展会期间企业都要受到该国商标法律的约束。一旦在展会上发生知识产权侵权事件，权利人可申请禁令、保全等强制措施，如此一来，企业在客户和同行中产生的负面影响将无法估计。因此，企业在参展之前，务必到该国进行商标检索，确认其所使用商标是否可能构成侵权。如未查询到近似商标存在，至少可保证在展会期间企业的商标使用是安全的。

3.OEM定牌加工厂家未按委托方要求，私自将其生产的富余产品或者瑕疵产品投放国内市场。与前两类侵权形式不同，此种侵权行为发生在中国国内，且厂家明知自己的行为不被允许而为之。此类行为颇为常见，厂家面临的风险有两类：一是违约风险，一旦被委托方发现，厂家不仅要承担违约责任，还会失去今后合作的机会；二是侵权风险，厂家需要对商标权利人承担侵权责任。

三、应对商标风险的主要策略

企业海外品牌发展战略作为企业发展战略的重要组成部分，应当与海外市场拓展战略一并来谈。我们提到商标或者品牌的时候不仅仅要考虑到当地市场的接受能力，也要兼顾法律的接受程度。没有法律基础的商标，是没有战略未来的！企业再心仪的名字，如果不被当地法律接受，就一定要放弃。

（一）命名策略

大多数企业的商标要么是领导相中的，要么是市场部研究出来的，要么是国外代理商建议的。不论决定权在谁手中，企业必须认识到两件事情：一是商标命名的好坏是由市场和消费者来评价的，市场不欢迎、消费者不喜欢的名字，老板再有感情也是枉然。能够让消费者记住，吸引消费者购买注意的商标才是好商标。因此，企业命名时需要考虑不同的国情和人民的感情，同时也要考虑到当地对语言的接受习惯，结合企业的产品，找准定位。二是法律规定不能使用或者不能注册的商标，即使名字再好也切忌作为商标注册和使用。如：直接反映产品功能和消费群体的商标名称，能够立马被消费者记住，但是企业无法取得商标专用权，换言之任何人都可以使用。不能为自己专有的名称，我们将其命名为商标就显得毫无意义。否则要么是为他人作嫁衣裳，要么是搬起石头砸自己的脚。

（二）商标注册保护策略

1.俗话说“市场未动、商标先行”，科学的商标注册保护策略应是提前在出口国进行商标注册，根据商标注册的结果布局，制定海外发展规划。目前，多数企业是出口多年之后才想起来要注册，此时如发现该商标已被他人注册，则企业需要在换标与否的档口纠结不已，想大动怕有风险、不动市场又不等人……结果只能是耽误企业的海外发展规划。因此，排对顺序、尽早进行注册保护是企业拓展海外市场的法律基础，没有这个基础，一切无从谈起。

2.根据企业的经营范围选择保护内容，避免被他人钻空子。如果经济允许，除了企业正在经营的项目以外，相关的服务或者商品一定要一并保护，否则极易为抢注者留下可乘之机。如早在十多年前，九阳股份就在“豆浆机”相关的小家电、豆浆、饮料、餐饮等类别注册了“九阳”商标，如今九阳在海外销售任何相关商品都可直接投放，无需考虑法律风险；类似的案例还有潍柴控股，潍柴在国外注册商标时不仅考虑到柴油机、整车等汽车装备产品，而且兼顾到维修、保养售后服务，这样潍柴的售后网点可放心地遍布全球各地，为潍柴全球化服务打下基础。

3.认真思考商标的保护形式。通常，企业在商标注册时多以当前使用的商标为保护形式，事实上这仅能规避一部分侵权风险。在如今语言国际化、市场全球化的形势下，企业进行商标保护不仅仅是为了自己的产品能够顺利出口，而且也要预防他人傍名牌、混淆使用的情况。因此，在商标的保护形式上，我们首先要保护易于认读的英文商标，并将其作为实际出口商标进行使用；其次，要考虑将企业常用的中文商标在当地语言中的音译和直译进行注册，避免他人将企业知名的中文商标在当地抢注。这一保护形式尤其适用于在同行业具有极高知名度、中文商标作为其核心品牌已使用多年的企业；再次，商标简称和企业简称如在当地被广泛传播，也有必要进行注册。这一保护形式尤其适用于日用品。如当年索尼与爱立信合作生产的手机，国人通称为“索爱”手机，事实上其产品只有唯一品牌“Sony Ericsson”,“索爱”从未作为商标使用或者宣传过，然而由于国人对“索爱”的高度认知度，当另一公司生产“索爱”手机，自然就会引发混淆和纠纷了。因此，当地语言注册也日益成为大型企业国外保护的重要内容形式；最后，独创的商品名、广告语等经常出现在产品包装上、广告宣传上，具有重要的识别作用，因此有必要进行商标注册。

4.特别注意的是，企业选择出口的商标应当在国内外能同时获得注册。因商标法系域内法，在国内的生产行为需受到中国商标法的规制；到出口国的销售行为需受到出口国商标法的规制，如果企业所使用的商标在中国大陆地区存在相同或者近似商标，企业今后出口转内销、销售尾货、印制标识等行为都将受到牵制，甚至影响到企业的生产行为，进而对其海外市场供货产生连锁影响。由于企业多是生产基地在国内、销售市场在海外，因此笔者认为，如果国内权利无法保障，海外市场就动摇不安，一旦国内权利涉嫌法律纠纷，出口必将影响重大。因此，商标在国内能够取得注册时其出口海外的基础，无法在国内注册的商标，笔者不建议作为重点品牌长期投入。

   （三）商标权利维护策略

1.企业应当熟悉出口国的法律规则，遵守和运用法律规则，保护自己的合法权利。如：欧盟商标注册的好处在于保护效力及于欧盟全体成员国，经济、划算；然而其缺点也在于如果欧盟商标异议期内被他人提起异议，且异议成立，则欧盟商标将归于无效，无法在欧盟任何一个成员国获得保护。了解到欧盟这一法律规则后，企业就应当在欧盟和主要成员国同时申请商标注册，避免发生欧盟商标无效的风险了。再比如，企业在欧盟参加展会的情况越来越多，必须事先了解当地的展会知识产权保护法律，准备好在欧盟或者展会主办国取得的商标注册证、有关机构出具的保护性备忘录，提交相应的民事法院备案，抄送海关总署等机构，做好保护性措施，以减少或者避免在展期间收到临时禁令等法律措施的影响。如企业发现有侵权情况发生，那么联系展会组委会向法院法院申请“紧急临时禁令”在欧盟特别是德国是非常有效的方法，企业应当了解并善用该规则。

2.企业应当要求当地代理商随时关注其商标被仿冒的情况，一旦出现仿冒及时启动法律程序，向仿冒者发出警告函，或者启动诉讼程序。这种做法一方面可以保护代理商的利益；另一方面及时维护自己的权利，可以避免商标被滥用、弱化等不利后果。

3.在重点市场企业可委托专业机构代办商标监测工作，一旦发现近似商标，可采取异议或者其他手段协商解决。保证在该国市场，企业商标权利的唯一性和品牌优势。

4.企业与他人合作、代理商合作前务必签署书面协议，对于商标权利的归属，合作终止后对方的保密义务等做明确约定；对合同因故未能实际履行时，对方负有的保密义务和知识产权保护义务做出明确约定；对更换代理的条件做明确约定。以此加强对合作方、代理商的管控，降低企业商标被侵权的风险。

5.企业应做好国外商标管理档案，记录国外商标被撤销的时限，随时保存在出口国销售、宣传产品的证据。企业名址变化时，国外商标也应进行相应变更手续；企业资产发生移转时，也应将国外商标一并转移给新的权利人。避免因使用证据、商标主体等问题导致商标权利被撤销。

6.国内驰名商标企业一般是海外抢注的重点，尽管TRIPS协议中对于未注册驰名商标的保护进行了规定，但是各国对未注册驰名商标的保护前提是该商标在请求国已达到驰名程度，当今中国绝大多数企业是很难达到该标准，因此很难得到驰名商标的扩大保护。为了避免被抢注，驰名商标企业在出口国进行商标注册才是切实可行、降低成本的有效方式。

综上，现在的中国企业已经走进了战略布局时代，越来越多的企业家认识到布好局、站好位、排好序对市场营销的重要性。笔者认为，商标战略、品牌战略作为企业重要的发展战略同样应当事前布局，将风险防控于未然，将品牌融入到企业对内、对外的一切活动中，融入到企业文化的高度去重视，才能将企业的法律成本和经营成本降至最低，实现企业在海外市场的胜利。