【案件】代购网红商品中译名被诉侵权，法院：不成立，非商标意义使用
作者：千小慧
发布时间：2020-09-01
文章来源：IPRdaily综合澎湃新闻、中国裁判文书网
进口商品中译名“撞衫”国内注册商标名，到底是否侵权？笔者近日从中国裁判文书网获悉，天津高院6月9日对该案件作出了二审判决：推翻一审的侵权认定，判决被告代购商家对臆造词“碧萝芷”的使用，非商标意义上的使用，不构成侵权。
代购国外商品，配中文说明是商家的基本义务。天津一代购商家将一款销售火爆的“网红”国外保健品名称翻译成中文时，遭遇国内一家商标持有人的起诉，认为其侵犯了知识产权。
海外代购保健品使用中文译名被告侵权
公开资料显示，pycnogenol，是一种提取自法国沿海松树树皮成份的保健品，生产厂家众多，各电商平台都有售卖，可谓“网红”商品。百度百科、微信翻译、金山词霸以及商家官方译文中，均将Pycnogenol翻译为碧萝芷。
判决书显示，天津高院法官在某电商平台输入“碧萝芷”文字后，作为检索结果出现的商品众多，且相关商品的详情中均将“碧萝芷”作为一种抗氧化剂、法国松树皮提取物进行介绍，并将“碧萝芷”作为一种产品成分进行标注，如“产品成分：碧萝芷50mg、维生素C40mg”等。
然而，“碧萝芷”这个臆造的中文名称，早在2008年已被国内公司注册成为商标。2019年，碧萝芷商标持有人将一家代购销售美国GNC公司生产的Pycnogenol并将产品名称翻译成“碧萝芷”的公司，以商标侵权诉至法院。
法院查明，2008年8月28日，涉诉的“碧萝芷”商标经国家工商行政管理总局商标局核准，被北京倍和德商贸有限公司取得注册商标专用权，该商标经续展有效期至2028年8月27日。2015年8月7日，上述商标转让至北京倍和阳光科技发展有限公司（以下简称“倍和阳光”）名下。
倍和阳光诉称，天津市北辰区橡树园电子商务中心（以下简称“橡树园”）在其网络店铺上销售的相同、类似商品上使用了“碧萝芷”作为商标标识进行商品宣传推广，容易使消费者对商品来源产生混淆，造成了倍和阳光的利益损失，构成商标侵权行为。
橡树园则认为，根据我国食品卫生法要求，销售进口食品应当有中文说明，所以，橡树园将涉案商品的英文说明“Pycnogenol”，翻译为普遍通用、并已被消费者接受的“碧萝芷”，系合法使用，与“碧萝芷”注册商标无关。涉案商品是由美国GNC公司生产，商品上还同时使用由英国贺发研究管理有限公司在我国注册的商标Pycnogenol。
但一审法院并未采纳橡树园的观点，认为橡树园侵犯了倍和阳光的注册商标专用权，判决橡树园停止使用带有“碧萝芷”字样的商业标识，删除网店上含有“碧萝芷”的文字和图片，并赔偿原告经济损失36600元。
天津高院二审认定：不是商标意义上的使用
橡树园不服，上诉至天津高院。6月9日，二审法院推翻了一审判决认定。
天津高院二审认为，判断橡树园是否侵权，关键的问题是其对“碧萝芷”文字的使用是否构成商标性使用。
根据《商标法》第四十八条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”
天津高院认为，尽管橡树园在其网店上宣传、介绍涉案商品以及销售涉案商品时提供的中文说明书中，将“碧萝芷”作为产品名称或者成分进行了使用，但其通过店铺名称、业务声明、商品图文介绍、视频展示等方式，向消费者强调的是其海外代购的销售性质，并明确传递出涉案商品来源于GNC品牌的信息。
其次，橡树园在销售涉案商品时没有改变其代购商品的原始状态。可以认定，在涉案商品销售过程中，作为识别商品来源的标识为“GNC”（“健安喜”），而非“碧萝芷”，橡树园没有借助“碧萝芷”商标所承载的商业信誉获取不正当利益的主观目的，故其对“碧萝芷”文字的使用不构成商标意义上的使用。
此外，“碧萝芷”作为指代一种法国松树皮提取物的名词已在相关领域被广泛使用。在“碧萝芷”文字并未获得一定市场知名度的情况下，其作为一种具有保健功效的提取物名称的识别性和认知度，明显高于其作为注册商标的显著性和知名度。
“商标本质上是一种识别来源的工具，商标法保护注册商标的目的在于保护其识别功能，即商标的显著性不被破坏，从而保护消费者不被误导。因此，商标禁用权的边界应限于避免对来源指示功能的侵害，需在个案中结合商标性使用与混淆可能性要件的判断合理确定，以实现商标权人、消费者及其他经营者之间的利益平衡。”判决书中写道。
最终，天津高院二审认定橡树园不构成对倍和阳光涉案“碧萝芷”注册商标专用权的侵害，判决撤销一审判决，驳回倍和阳光的诉讼请求。
知产专家：法院判决具有示范意义
笔者曾多次关注商标抢注现象。相关媒体报道显示，近年来，安耐晒、科颜氏、百利猫粮、水宝宝、哲库林等大量海外品牌在进驻中国市场前被抢注商标，也考验海外代购商家知产保护和如何避免侵权的意识。
法学博士、天津师范大学法学院教授刘武朝说，“本案中，英文词汇Pycnogenol最初的含义系指从法国沿海松树皮中提取的一种天然物质，随着国内多将Pycnogenol翻译为‘碧萝芷’，实际上中文词汇‘碧萝芷’已经具有了两种含义。第一含义系原告之商标，用于指代特定商品的来源；第二含义则是指一种具有保健功效的法国松树皮提取物的名称，相关公众对此已形成较为稳定的认知。”刘武朝说，这种名称的双重含义情形，使注册商标的显著性退化，致使其保护范围或保护强度减弱。
笔者注意到，天津高院的判决书还指出，“碧萝芷”文字作为臆造词，于2000年在第5类商品、于2008年在第30类商品上被核准注册。但现有证据显示，倍和阳光公司自2018年12月才开始在相关电商平台发起商标投诉及后续提起侵权诉讼，此前相当时间内并未积极维权而是采取了放任态度，这也在一定程度上弱化了倍和阳光公司所享受的“碧萝芷”注册商标的显著性和识别性。
刘武朝认为，该案的判决结论对从事海外代购业务的经营者具有较强的示范意义。但经营者仍然应注意审查其海外代购商品上的商标或其他标识、或者其翻译后的中文标识是否与国内商标权人注册的商标存在相同或近似，“要注意合理避让，以免引发国内商标注册人投诉或提起诉讼”。
