第9170811号“爱的小桔灯点亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及图”商标异议申请案
作者：千慧
发布时间：2019-10-24
文章来源：千慧知识产权
商标名称：爱的小桔灯点亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及图
商标图样：
申请号：9170811
商标类别：16
商品/服务项目：小册子(手册)；海报；文具；书籍；印刷出版物；绘画板；期刊；教学材料(仪器除外)；削铅笔器；书写材料
被异议人（商标申请人）：远誉广告（上海）有限公司
异议人：济南广播电视台
异议人的理由和依据：
被异议人于2011年3月3日申请了第9170811号“
”（文字部分：爱的小桔灯点亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE）商标（简称“被异议商标”），2013年10月27日经商标局初步审定并刊登在1381期《商标公告》上。2014年1月6日，济南广播电视台对被异议商标提出异议申请。理由如下：
1.被异议商标“
”与异议人2008年11月初创作完成并开始使用的著作权作品“
”构成实质性相似，被异议商标的注册申请未经异议人的许可，侵犯了异议人在先著作权，违反了《商标法》第三十二条之规定。
2.作品“
”是异议人旗下Music 88.7济南音乐广播的知名公益栏目“同读一本书 小桔灯爱心读书行动”的活动LOGO。该活动主要面对偏远贫困地区小学，向社会及团体发起爱心图书捐赠的形式，让城市和乡村的孩子同读一本书。活动从2009年1月1日起开办至今4年多时间里，已帮助60多所乡村小学建立起了爱心图书室，送去书籍100多万册，在社会上产生了极大的反响。因此，异议人对于“
”作品不仅享有著作权而且已经将其作为商标用于商业用途并产生了一定的影响力，对此同为媒体行业的被异议人对该活动不可能不知晓，也不可能不知道异议人的活动LOGO。
3.有证据显示，被异议人是Music 88.7济南音乐广播的广告总运营，协助异议人进行整体频道包装、活动组织等。其有大量机会接触和了解MUSIC88.7“小桔灯爱心读书行动”的LOGO，在明知的情况下其未经异议人的许可，将与该活动LOGO非常近似的被异议商标注册在活动密切相关的“书籍、文具”等产品上，不仅侵犯了异议人在先的著作权和商标权，而且损害了“小桔灯爱心读书行动”的关注者、参与者和广大公益活动支持者的感情，产生了恶劣的社会影响。其行为明显违反了《商标法》第十五条有关规定，理应予以驳回。
异议人的主要证据：
1.异议人及“小桔灯爱心读书行动”的基本情况介绍；
2.异议人作品的《作品登记证书》、作品委托设计合同、作品确认单等证明异议人系作品的著作权人的证据；
3.异议人在被异议商标申请日以前发布的显示异议人作品的产品目录及报刊宣传资料；
4.异议人自2009年起在活动中使用该作品的照片、报道等；
5.异议人与被异议人签订的商业合同复印件等。
被申请人在法定限期内未提交答辩。
裁决结果：
商标局审查认为，异议人的“同读一本书 小桔灯爱心读书行动TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及图”标识，其图形部分由烛台及树叶组成。异议人提供的委托设计合同可以证明其于2008年完成“同读一本书 小桔灯爱心读书行动TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及图”标识的设计。其产品目录及报刊宣传资料可以证明异议人已将上述图形进行了一定的公益宣传。异议人提供的《作品登记证书》可以证明异议人已将其“图形”作品进行了著作权登记。上述证据可以证明异议人自2008年起已就该图形享有著作权。
被异议商标“爱的小桔灯点亮新希望LOVEHOPEKIDSCARE及图”所含图形部分的主体同样是烛台及树叶，与异议人的“同读一本书 小桔灯爱心读书行动 TONG DU YI BEN SHU MUSIC88.7及图”标识中的图形在造型特征、视觉效果上基本相同。
综上，商标局认定被异议商标损害了异议人的在先著作权，依法不予核准注册。
本案所涉法律依据有：
本案审查适用新商标法。
《商标法》第十五条第二款：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”。
《商标法》第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。（即：修改前《商标法》第三十一条）
对企业的启示：
本案中，异议人依据《商标法》第十五条第二款关于“合同、业务往来关系及其他关系抢注他人在先使用的商标”之规定和第三十二条第一段关于“保护权利人现有在先权利”之规定，向商标局提出了异议，最终商标局依据《商标法》第三十二条驳回了被异议商标的注册申请。
根据立法规定，适用第十五条第二款关于“合同、业务往来关系及其他关系抢注他人在先使用的商标”之规定，要求：“商品相同或者类似+商标相同或者近似+商标已经使用但未注册+抢注人主观明知+双方具有特定关系”，同时具备以上条件方能适用该条款。本案中，异议人将其LOGO用于公益活动中，被异议商标则申请在“文具、书籍”等商品上，虽然本案中二者具有关联性，被异议商标所使用的“书籍、文具”等正是异议人倡议捐助的产品，但是显然还未达到类似商品/服务的程度，因此适用第十五条第二款的条件并不具备，这也是商标局未能支持的原因。
实践中，我们遇到大量在先权利被抢注的案例。根据法律规定和相关司法解释，商标法第三十二条所保护的“在先权利”指被异议商标（被申请商标/诉争商标）申请日之前，权利人依法享有的除商标权以外的民事权利或者其他应予保护的合法权益。包括：著作权、姓名权、外观专利权、商号权以及具备一定条件的“商品化权”。其中，侵犯在先著作权案件是此类案件中占比最高的，然而最终在先著作权能够成功对抗在后商标权的，数量并不多。事实上，企业通过商标监测很容易发现与自己的著作权作品高度近似的商标，但是往往在理解第三十二条的适用问题和证据提供上出现问题。
异议程序中适用第三十二条保护企业在先著作权必须同时满足以下要件：
首先，要求异议人或其利害关系人应当在被异议商标申请日以前已经通过创作、继承、转让等方式取得著作权；
再者，要求被异议商标与在先著作权作品相同或者实质性相似；
第三，要求被异议人有可能接触或者事实上接触过著作权作品；
第四，被异议商标的申请注册行为并未经得著作权人的许可。
事实上，上述四个要件标准是比较高的。适用本条并不要求著作权作品具有影响力，但是要求被异议人有可能接触或者事实上接触过著作权作品。书者认为如要满足此项要求，要求著作权人或者证明作品在被异议商标申请日以前已经公开发表；或者证明被异议人通过某种渠道，私下接触过尚未公开发表的作品。同时该要求也是出于对被异议人主观方面的考量，如果被异议人接触过或者有可能接触到著作权作品，那么其申请商标的善意就很难成立，被异议商标侵害在先作品著作权的事实即可认定。本案中异议人提供的“异议人与被异议人签订的商业合同复印件”可以有效证明被异议人接触过或者可能接触过作品，广大企业在商业活动中要特别注意留存此类证据。
最难举证的就是异议人或其利害关系人系在先著作权人这个事实了。通常而言，证据包括：著作权登记证书、最早发表作品的证据、创作作品的合同、文稿和确认书等。实践中，企业创作和发表作品的证据往往不予留存，更别提办理著作权登记证书了。往往是在案件过程中，后补一份《著作权登记证书》作为著作权证据提交，因版权局办理作品登记时只做形式审查，不做实质审查，故晚于被异议商标申请日以后补办的著作权登记证书的证明力相当低，在没有其他证据的佐证下，无法作为证据被商标局接受。2017年3月1日正式施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第三款中明确了“商标注册证、商标公告”可以作为权利人主张在先著作权的初步证据，充分考虑了权利人举证难的客观情况，为部分已将作品申请为商标的在先著作权人提供了新的举证思路。但是即便如此要作为定案证据仍旧需要配合提供前述的其他证据更为有力。
尽管有行政机关的审查标准和法院的司法解释予以明确，但是实践中有关商标权和著作权的权利冲突之认定问题始终是个难点，分歧很大。毕竟对于两个合法权利的取舍还是要尊重客观、公平的事实，而事实就需要以充分证据作为支撑。有鉴于此，我们建议企业创作完成作品之初就及时办理版权登记，同时务必留存有关作品创作（委托创作）、发表、宣传、使用的一切证据，形成知识产权的维权理念和档案管理体系，才能充分举证、有力维权。
