第12425491号“肥桃鸡”商标驳回复审案

作者：千慧

发布时间：2019-06-28

文章来源：千慧知识产权

以“商标缺乏显著性”为驳回理由的案例

商标图样：

申请号：12425491

商标类别：25

商品/服务项目：肉；鱼制食品；肉罐头；以水果为主的零食小吃；花生酱；腌制蔬菜；蛋；牛奶制品；食用油脂；豆腐制品

申请人：山东宝聚鼎王西食品有限公司

案情介绍：

驳回理由和法律依据：商标局认为申请商标“

”为鸡的品种名称，用于“肉、蛋、肉罐头”等商品上直接表示商品的品种特点。依据《商标法》第十一条第一款第（2）项之规定，依法驳回其在“肉、蛋、肉罐头”三项商品上的注册申请。

商标法第十一条第一款第（2）项：“下列标志不得作为商标注册......(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”。

驳回复审的主要理由：

1.申请人援引其所在地山东省肥城市的《山东通志》、《肥城县志》、《肥城乡土志》等资料论证“肥桃”一词的由来，进而引出申请商标“肥桃鸡”的合理出处，声明申请商标系申请人独创之臆造词，并非实践中鸡的品种名称。申请商标的使用不会表示商品的品种特点，并未违反《商标法》第十一条第一款第（2）项之规定。

2.申请人提供了网络上有关“肥桃鸡”的报道和搜索信息，证明实践中关于“肥桃鸡”的介绍全部指向申请人，所以申请商标具有极强的显著性和可识别性，指定使用在“肉、蛋、肉罐头”商品上完全能够起到区分商品来源的作用，因此能够作为商标注册使用。

驳回复审的主要证据：当地史料、文献对于“肥桃”的记载；关于“鸡”的品种分类之专业文献；网络和媒体有关申请人的“肥桃鸡”之报道等宣传证据；网络上关于“肥桃鸡”的搜索结果信息。

裁决结果：

商标评审委员会经审理后认为申请商标符合商标法之规定，依法对申请商标予以初步审定。

对企业的启示：

本案是有关暗示性商标的典型案例。所谓暗示性商标是指某个标识虽然与商品、商品成份或功能等没有明显的联系，但是却旨在创造出一种能与该商品发生联系的指定的思维结构。大家看到该商标便可联想到产品的特点、性质、成分或用途等，如“睡宝（寝具）、舒肤佳（香皂）”。暗示性商标并不是直接反映产品的特点，故仍具有内在显著性，可以作为商标注册。但是，如果暗示性商标对产品的品质特征指向明显时，就容易被认为丧失显著性而构成描述性商标，导致商标无法注册了。

由于暗示性商标具有容易吸引消费者注意、便于记忆、推广成本低的优势，故成为申请人最为偏爱的商标类型。我们经常遇到申请人选择暗示性强甚至直接反映产品功能、品质等特点的名称作为商标注册、使用。从市场接受度考量，这种命名方式确实可以达到快速让消费者记忆的效果，然而这种做法的缺陷也显而易见，一不小心这类商标在授权时就很可能因欠缺显著性而无法注册，不仅自己的权益无法得到法律保障，而且淡化成为行业通用名称，“为他人作嫁衣裳”。因此，我们建议企业在商标命名时尽可能避开这类具有较高暗示性的名称，而选择暗示性较低或者有合理来源的臆造词注册使用，提高商标的识别作用和可注册性。

对于那些需要用这种暗示性甚至描述性商标打开市场的行业，如：日常消费品行业，我们建议其采取多品牌战略，主品牌作为企业品牌战略的主线，必须保持稳定性，故应当选择显著性高、独创性强的臆造词作为主品牌比较理想，如“华为”、“腾讯”等。子品牌一般是适应新产品上线的需要而诞生，生命周期普遍不长，考虑到新产品上市后，模仿抄袭的风险大大存在，企业既要吸引客户的注意力，又要预防维权困境，我们认为可以选择暗示性的名称作为子商标使用，一方面达到促销目的，另一方面也增加商标获得注册授权的机会。本案中的“肥桃鸡”就是典型的“暗示性商标”，作为食品商标，他主要面对普通老百姓，一方面他极好的勾起了消费者对于“以肥城桃为食的鸡”的好奇心，另一方面该名称又具有独创性，符合商标注册的要求。

需要提醒申请人注意的是，暗示性商标与描述性商标（仅仅直接反映产品功能、特点等的商标）之间的界限有时很模糊，如果商标暗示性较强则被驳回的机会将会偏高。结合商标审查实践，我们发现近年来商标局和商标评审委员会对于暗示性商标采取严格审查的态度，但凡可能让消费者产生联想的标识，驳回风险就会大大提高。相比之下，法院的态度要宽容、客观的多，法院认为对暗示性商标设置过高的注册门槛并不合适，这样有悖于市场需求实际。书者对法院的观点颇为认同，因为无论从宣传成本、宣传效果、市场反应来看，暗示性商标所起到的广告宣传功能无疑是最大的，也是最适合当下中国企业的发展状况和市场需求的，毕竟海尔、华为等拥有极大体量的企业也是经历了几十年的积累，商标才达到今天的商誉和价值。更多的企业仍处于需要通过商标带动市场的阶段，不同发展阶段、商标所发挥的作用不同。我们不仅要保障商标区分产源的功能，更要发挥商标的广告宣传功能。鼓励商标权益和功能得到最大程度的释放也应是执法机关和司法机关履行职责所追求的目标。

因此，如果申请人的暗示性商标已经投入使用且仍然希望争取注册权利，书者建议申请人在市场推广时注意避免将商标作为产品名称进行宣传，侧重加强申请人与商标之间产源关系的宣传，同时收集好商标使用、宣传的证据。如果商标被驳回，继续后续驳回复审和诉讼程序寻求救济，如果使用证据被认可，暗示性商标未被淡化为描述性商标，则争取商标权利还是存在较大机会的！

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